Auszug aus BPatG, 11.10.2016 - 2 Ni 5/12

Zu dem für die Prüfung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik zählen alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang des Streitpatents maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind ( BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834; Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 21 ).

Die Darlegungs- und Beweislast für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund - vorliegend für die fehlende Patentfähigkeit - trägt die Nichtigkeitsklägerin ( BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834 ).

Dem Begriff »Öffentlichkeit« ist ein finales Element eigen, d. h. die neuheitsschädliche Tatsache muss für die Öffentlichkeit bestimmt sein ( BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834 ).

Daran fehlt es, wenn die Möglichkeit der Kenntnisnahme auf bestimmte Personen beschränkt war, und die berechtigte Erwartung bestand, dass diese ihre Kenntnisse nicht weitergeben ( BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834 ).

Der infolge der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung fehlenden öffentlichen Zugänglichkeit steht insbesondere auch nicht entgegen, wenn der beteiligte Personenkreis relativ groß ist ( zu umfangreichen Vertriebsaktivitäten vgl.: BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81 ).

Aufgrund des geltenden Erfahrungssatzes können allgemeine Vermutungen die Feststellung eines konkreten Sachverhalts, aus dem sich die naheliegende Möglichkeit eines Offenkundigwerdens ergibt, vielmehr nicht ersetzen ( vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834 ).

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Hierzu gehört die objektive Möglichkeit , dass zumindest Fachleute das Wesen der Erfindung erkennen und mit ihrem Fachwissen die technische Lehre ausführen können ( BGH GRUR 1997, 892, 895 f. - Leiterplattennutzen; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 32; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 157 ).

Eine Benutzung der beanspruchten Lehre durch bzw. gegenüber zur Geheimhaltung verpflichteten Personen steht der Neuheit jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Beteiligten ihre Pflicht zur Verschwiegenheit einhalten ( BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 139/95 - Leiterplattennutzen, GRUR 1997, 892 m. w. N. ).

Denn eine Weitergabe an beliebige Dritte kann nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden, wenn ausschließlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten Informationen zugänglich werden und keine Anhaltspunkte dafür zu erkennen sind, dass diese die Geheimhaltungsverpflichtung nicht einhalten werden ( BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 139/15 - Leiterplattennutzen, GRUR 1997, 892, 894 ).

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Es ist dabei zulässig, dass das Merkmal, dass es sich um parallele strichförmige Markierungen handelt, nicht in vollem Umfang in den Anspruch 1 übernommen wurde, denn der Anmelder hat es bei der Änderung seines Anspruchs in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale eines Ausführungsbeispiels beschränkt, solange die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung - wie hier - als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte ( vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89 - Spleißkammer, GRUR 1990, 432 -; BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 6/13 - Presszange, GRUR 2015, 463; BGH, Urteil vom 24.   April 2015 - X ZR 74/13 - Rückstrahlende Folie ).

Auch in einem solchen Fall bedarf es vielmehr konkreter Anhaltspunkte dafür, dass gegen die Vertraulichkeitspflicht verstoßen wurde, eine bloße Wahrscheinlichkeit reicht dafür nicht aus ( BGH GRUR 1993, 466 - photovoltaisches Halbleiterbauelement; vgl. BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - X  ZR6 /13 - Presszange, GRUR 2015, 463; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 26; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81 ).

Erforderlich wäre daher zumindest ein Kommunikationsakt, der die Annahme rechtfertigt, dass beliebige Dritte die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der erfindungsgemäßen Lehre hatten ( BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - X  ZR 6 /13 - Presszange, GRUR 2015, 463 ).